月: 2021年9月

私が特許を始めて執筆した時（20年以上前）、あまり事業に直結しない要素技術研究を担当していました。そのため急いで権利化する必要性もそんなになかったので、誰の支援も受けずに、先輩の執筆した特許を参考に、見様見真似で執筆しました。

通常の研究開発業務を進めながら、特許執筆をしたのですが、1件の特許を執筆のに1か月ぐらい要しておりました。

しかし、1件の特許を執筆するのに1か月も要していては、他社に先駆けて権利化をするのが遅れてしまいます。

個人的に、時間が許すのであれば、初めて特許を執筆するときには、ゼロから特許を執筆することをおすすめします。しかし、製品開発を進めながら、他社よりも先駆けて権利化を主張していくときに、特許を執筆するのに要する時間は最小化する必要がありますね。

この記事では、ある程度経験のある技術者が最短で特許を執筆する手順についてお話します。

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先行技術調査

特許は、今まで世の中になかったアイデアを独占する権利です。そのため、先に誰かがそのアイデアで権利化していれば、特許化することができません。

そのため、まず、あなたのアイデアが、誰かが先に特許化（権利化）していないか、調べてみましょう。

調査は、特許情報プラットフォーム等のデータベースが使えます。前職では、野村総研の特許情報サービスを使ってまいたが、無料の独立行政法人工業所有権情報・研修館の 特許情報プラットフォームで十分だと思います。特許庁のホームページからもアクセスできます。

先行技術調査した結果、類似の特許があっても大丈夫です（逆に、先行技術は特許には必須になります）。あなたのアイデアと先行技術が必ず同じであることは少ないです（但し、全く同じであればあきらめましょう）。

アイデアの違いを見極めて、その違いに、あなたのアイデアの方が先行技術に対する優位性があれば、権利化することができる可能性があります。

図面の作成

先行技術と、あなたのアイデアを比較できるような図面を作成しましょう。図面を作成する前にエクセルなどを用いて、先行技術との違いを示す比較表を作成しましょう。そうすることで、違いを明確に打ち出すことができます。

図面作製にはCADを使ってもいいですし、パワーポイントでもいいです。もちろん、研究開発で検討した図面をそのまま使ってもいです。但し、これは弁理士にて、図面を書き直してもらう前提にしてください。あなたの図面には、権利と関係ない情報もあるはずです。

図面作成に時間をかけたくなければ、手書きでも十分です。最終的な図面の清書は弁理士さんにお願いしてもいいです。

請求項の作成

図面が出来ましたら、権利の範囲を決める請求項を作成しましょう。ここでは箇条書きレベルでも結構です。弁理士さんとお話しながら最終的に請求項を決めていけばいいのです。思いつくレベルで結構ですので、権利化したいことを箇条書きで洗い出しましょう。

説明文書の作成

図面の説明文書を作成しましょう。請求項を書く前に、説明文を記載してもいいですが、私は図面を書いた後に、請求項を記載するようにしてます。その理由は、説明文を記載した後に改めて、請求項を見直すようにしたいからです。

弁理士への面談・説明

図面、請求項、図面の説明の文書が出来たら、あなたの会社の知財部門を交えて、弁理士と面談の機会を設定してもらいましょう。

この面談には、１件の特許におおよそ2～３時間はかかると思います。まずは何を権利したいかということから説明し、先行技術、そして発明のアイデア、そのアイデアの進歩性についてお話しましょう（口頭でOKと思います。弁理士さんはボイスレコーダで記録しています）。それから図面、図面の説明文書、請求項の説明を行いましょう。

この時に、弁理士さんからいろいろ質問があります。この質問が重要です。

弁理士さんは、客観的にアイデアを考察してくれるからです。また、この質問から新たなアイデアが生まれて、そのまま請求項を付け足したり、図面を追加したり（ホワイトボードレベルで）することになります。

私は、弁理士の面談前におおよそ１日かけて３～４件の図面作成、請求項作成、説明文書を作成しました。特許3～4件に相当します。そして、1日かけてこれらのを特許を弁理士に説明します。大体2名ぐらいの弁理士がこられて、一日説明することになるので、この説明が終わるとぐったりです。

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弁理士のクレーム作成・クレームのチェック

おおよそ1か月程度で、弁理士さんにてクレームを作成してもらいます。この間にいろいろ電話やメールの問い合わせがありますが、きちんと対応するようにしましょう。これによってクレームの質が大きく変わります。

そして、クレームが作成できると、その内容についてチェックしましょう。弁理士さんはクレーム作成のプロなので、きれいにクレームを作ってもらえます。

あなたがチェックするのは権利化の範囲ですね。

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知財部門の事務的な処理

クレームのチェックが終われば、アイデアを出した技術者である、あなたの役割は終わりです。

知材部門にて事務的な処理を実施してもらうことになります。その時に、急ぎ権利化をお願いすることを言っておきましょう。

この記事では、大学で保有する新技術をあなたの会社に導入する手段の１つとしてオープンイノベーションの手順についてお話したいと思います。

大学・研究機関の先生（研究者）の調査

あなたの会社にない技術を社外、例えば、大学から導入しようと考えた場合、
　どの大学で、
　どのような先生が、
　どのような研究をしているか、
ゼロベースで調べる必要がありますね。

月並みな話になりますが、まずはインターネットベースで調べることなりますね。あなたが会社に導入したい技術をキーワードにして研究者を検索してみましょう。

目ぼしい先生がヒットしましたら、先生をリスト化していきましょう。一人の先生に絞り込まずに、先生を選定を選んで、リスト化しましょう。

次に、これらの先生の所属する学会を調べ、リストに追加するようにしましょう。

大学・研究機関の先生（研究者）の絞り込み

候補となる先生のリストをもとに、先生が執筆された論文・特許を集めて、読み込みましょう。そして、あなたが導入する技術を保有しているか、また、導入する可能性があるかなども調べましょう。

その時に、既に他の企業と共同研究をしている場合には、あなたの会社に技術を導入できない可能性もあります。

ただ、他の企業と研究されていても、競合となる企業でない場合には、先生を通してその他の企業とコラボレーションもできる可能性があります。

候補となる先生が他の企業と共同研究を実施していることを調査する場合には、
　特許の発明者の連名に会社の方が乗っている場合、
　論文の共同著書になっている場合
には、共同研究を実施している可能性が大いにあります。

また、あなたの会社・大学のロケーションの距離も考慮・して選ぶようにした方がいいでしょう。

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アポイントメント・面談・実験室見学　

候補となる先生が決まりましたら先生に連絡を取り（メール等でいいかと思います）、アポイントを取りましょう。そして先生に面談するようにしましょう。

先生との面談の際には、会社の説明と、実施したいことの概要をお話するようにしましょう。この時点では、秘密保持契約も締結していない状況なので、お話できることは限られることをお話した上で、秘密保持契約締結をお願いするようにしましょう。

また、先生の面談の際には、許せるのであれば実験室の見学をお願いしてみましょう。大学の研究室の設備、学生さんのレベルも確認しましょう。今後、共同研究ができるかどうか判断する上でも実験室の見学は重要です。

また、訪問する際には、お土産は忘れないように（できれば、アポイントメントの後には会食していろいろ情報収集してみましょう。コロナ禍ではむずかしいかもしれませんが。。。）

秘密保持契約の締結

訪問した先生と、共同研究が可能であると判断できるようであれば、秘密保持契約を締結しましょう。秘密保持契約書は、可能であれば大学のフォーマットを使いましょう。必要事項を記載し、あなたの法務部のチェックを受けて、ドラフトの状態で大学の先生または産学連携の担当者に送付しましょう。そして、大学側の法務部のチェックを受けるようにしましょう。

あなたの会社で秘密保持契約書に手を入れてない場合（修正してない場合）には、大学の法務部のチェックはほとんどないと思いますが、あなたの会社の法務、大学側の法務のチェックを受けたうえで秘密保持契約を締結するようにしましょう。

また、秘密保持契約書の決裁権限規定は、各社毎に異なることがあると思います。決裁権限を確認して捺印をもらうようにしましょう。

技術打合わせ

秘密保持契約が締結できたので、あなたの会社が大学から技術を導入したい内容を具体的に、大学の先生にお話するようにしましょう。

通常、技術導入には共同研究によって技術導入することが一般的です。また、比較的既知の技術であれば技術指導等導入の方法もありますが、この記事では共同研究による方法についてご説明します。

共同研究を実施するために必要な、実行計画書を準備するようにしましょう。そして、大学の先生の役割、あなたの会社の役割を明確にしましょう。また、発生する費用などについて協議を行い、共同研究契約書が締結できるために必要な準備を行いましょう。

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共同研究契約の締結

秘密保持契約書と同様に、あなたの会社と大学側の法務のチェックを受けて、共同研究契約を締結するようにしましょう。

共同研究契約を締結した後、共同研究費を大学に納付するようにしましょう。共同研究費は、大学の先生が共同研究で使う経費と、大学側の産学連携本部が徴収する経費があります。

そのため、共同研究で使う経費＋α分を考慮して、あなたの会社の納付金額を準備する必要があり注意してください。

共同研究の実施・定期レビュー（進捗確認）

ここまできてやっと、共同研究がすすめられますね。

ただ、大学だけに共同研究を任せておいてはいけません。大学側では、あなたの会社と同じように共同研究をすすめられるとは限りません。

大学側は、あくまで学会発表や論文発表をすることが目的です。一方、あなたの会社は、大学から技術を導入し、決められた時期に新製品を社会に提供し、売り上げ貢献（損益貢献）をすることです。つまり、共同研究の目的が大学とあなたの会社では異なります。

そのため、きちんと計画通りに共同研究が進められているか、確認する必要がありますね。３か月に一度ほど、進捗報告会を実施するようにしましょう。

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研究のまとめ

共同研究が終わり、新しい技術をあなたの会社に導入ができました。大学の先生は、研究成果を学会発表を急がれると思いますが、まずは特許を出してからにしましょう。

特許執筆については、別の記事でお話したいと思います。